Korzystanie z różnego rodzaju utworów na podstawie licencji to powszechna praktyka polskich i międzynarodowych firm. Obecnie trudno wyobrazić sobie dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które nie korzystałoby z oprogramowania, które pozwala usprawniać i automatyzować procesy biznesowe. Zyskujące na znaczeniu rozwiązania oparte na AI, w większości przypadków, wymagają nabycia licencji od dostawców poszczególnych narzędzi.
Model licencyjny jest często korzystniejszy ekonomicznie z punktu widzenia korzystającego z oprogramowania niż nabywanie autorskich praw majątkowych. Producent rozpowszechniający stworzone przez siebie oprogramowanie na zasadzie licencji niewyłącznej może oferować je po znacznie niższej cenie, ponieważ koszty wytworzenia i utrzymania takiego software’u rozkładają się na wielu klientów.
Mimo dużego znaczenia licencji dla funkcjonowania polskich spółek, wiedza osób zarządzających nimi lub odpowiedzialnych za zawieranie umów IT nie zawsze jest wystarczająca. Prowadzi to do błędów w umowach licencyjnych, które mogą wygenerować konkretne ryzyka prawne. W przyszłości mogą one skomplikować sytuację spółki, gdy będzie ona poddawana badaniu prawnemu przed planowaną sprzedażą lub reorganizacją, i ujemnie wpływać na jej wycenę.
W tym artykule zwracam uwagę na trzy aspekty, które warto wziąć pod uwagę już na etapie negocjowania warunków licencji, aby nabyte prawo realnie zabezpieczało interesy majątkowe spółki – licencjobiorcy.
Licencja wieczysta, która … nie istnieje
Z punktu widzenia biznesowego jednym z najistotniejszych warunków licencji jest okres, na jakich została ona udzielona. Wyznacza on czas, przez jaki spółka będzie mogła korzystać z chronionego utworu. Niejednokrotnie zdarza się, że osoby negocjujące warunki umów chcą, aby okres ten był jak najdłuższy. Dzieje się tak często w sytuacji, gdy opłata licencyjna jest jednorazowa, a nie okresowa, a zatem korzystanie z utworu przez dłuższy okres nie wygeneruje dodatkowych kosztów po stronie spółki.
Efekt? Spotykamy w obrocie umowy, w których okres licencji został ustalony na 50 lub 100 lat. Licencjobiorca jest usatysfakcjonowany, ale tylko do momentu, gdy uświadomi sobie (niestety często już po podpisaniu umowy), że taki okres licencji jest niezgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami. Choćbyśmy wpisali do umowy, że licencja jest udzielana na 100 lat, to nie znaczy, że uzyskamy w ten sposób gwarancję, że przez cały ten okres faktycznie będziemy mogli korzystać z utworu.
Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa) stanowi, że licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony. Przepis ten jest bezwzględnie obowiązujący i strony umowy nie mogą go wyłączyć ani zmienić, choćby były w tej kwestii zgodne. Jeżeli umowa nie zawiera odmiennych postanowień, licencję na czas nieoznaczony można wypowiedzieć na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
Uprawnienie do wypowiedzenia umowy nie oznacza jeszcze, że licencjodawca skorzysta ze tego prawa. Niemniej, takie ryzyko istnieje i warto je brać pod uwagę, szczególnie w przypadku umów istotnych dla działalności operacyjnej spółki (np. na korzystanie z kluczowego know-how). Jeżeli chcemy zabezpieczyć możliwość korzystania z przedmiotu licencji przez okres dłuższy niż ustawowe pięć lat (plus okres wypowiedzenia), możemy wprowadzić do umowy stosowne postanowienia ograniczające uprawnienie licencjodawcy do wypowiedzenia licencji.
Brak znajomości skutków prawnych wpisania do umowy okresu licencji dłuższego niż 5 lat może skutkować tym, że będziemy negocjować długość okresu licencji, zamiast postanowienia, które realnie zabezpieczyłyby interesy spółki.
Ograniczony zasięg terytorialny licencji
Osoby negocjujące warunki umów licencyjnych nie zawsze zwracają uwagę na zasięg terytorialny licencji. Wiele umów nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie. Zgodnie z Ustawą, w takim przypadku licencja jest udzielona na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Może to prowadzić do niekorzystnych skutków, których nie przewidywaliśmy na etapie negocjowania umowy.
Po pierwsze, jeżeli nasze produkty lub usługi są oparte na licencjonowanym rozwiązaniu (np. licencji na korzystanie z patentu na wynalazek), ograniczenie zasięgu licencji do terytorium Polski znacząco zmniejszy możliwości ekspansji na rynki zagraniczne i pozyskiwania nowych klientów. Może to również stanowić przeszkodę dla ewentualnej przyszłej sprzedaży spółki zagranicznemu inwestorowi, który byłby zainteresowany nabyciem spółki w celu umożliwienia jej wejścia na zagraniczne rynki.
Po drugie, nasi pracownicy nie będą mogli legalnie korzystać z licencji ograniczonej do terytorium Polski poza granicami naszego kraju. Takie ograniczenie jest bardzo niepraktyczne w erze mobilności pracowników, zagranicznych podróży służbowych czy zatrudniania pracowników zdalnych, którzy mogą pracować również z zagranicy. We wszystkich tych przypadkach do wykonywania swoich obowiązków służbowych osoby te mogą potrzebować dostępu do oprogramowania, z którego spółka korzysta na podstawie licencji, lub innych licencjonowanych przez spółkę utworów.
Jeżeli nie dopilnujemy, aby do umowy licencyjnej wprowadzone zostały odpowiednie postanowienia dotyczące zasięgu terytorialnego licencji i możliwości korzystania z niej również poza terytorium Polski, ryzykujemy naruszenie uprawnień licencjodawcy.
Zmiany po stronie licencjobiorcy
Połączenia i podziały spółek, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki (ZCP) lub jej aktywów obejmujących licencje to zdarzenia, które mogą skutkować zmianą po stronie licencjobiorcy. Aby uniknąć związanych z tym perturbacji, warto określić w umowie licencyjnej warunki przeniesienia praw z licencji, które będą mieć zastosowanie w przypadkach innych niż sukcesja uniwersalna.
Gdy podstawą przeniesienia licencji na inny podmiot jest sukcesja uniwersalna (np. w przypadku łączenia lub podziału spółek w trybie KSH), licencje podlegają przeniesieniu bez konieczności uzyskiwania zgody licencjodawcy. Zasadzie tej nie muszą jednak podlegać umowy zawarte z zagranicznymi usługodawcami, dla których właściwe jest prawo obce. Dlatego w toku negocjacji takiej umowy warto podnieść kwestię uregulowania skutków opisywanych zdarzeń dla udzielonej licencji.
Zbycie ZCP lub poszczególnych aktywów spółki nie powodują automatycznego transferu licencji na nabywcę. W tych przypadkach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zmiany wierzyciela i dłużnika. Dlatego zaproponowany przez licencjodawcę projekt umowy należy przejrzeć w szczególności pod kątem ewentualnych postanowień wyłączających cesję. Występowanie takich postanowień może skutkować koniecznością renegocjacji umowy licencyjnej w przyszłości, a rezultat takich rozmów jest niepewny.
Ponadto, warto wprowadzić do umowy licencyjnej przejrzystą procedurę zmiany strony umowy, która określi zasady postępowania w takich sytuacjach. W ten sposób obie strony będą wiedzieć z góry, jakie kroki należy podjąć, aby zmiana mogła nastąpić.
Podsumowanie
Umowy licencyjne, choć tak powszechne w obrocie, kryją w sobie wiele pułapek. Kwestie związane z czasem trwania i zasięgiem terytorialnym wydają się licencyjnym ABC, niemniej w analizowanych przez KPMG umowach często wykrywamy nieprawidłowości w tych obszarach. Dobrze skonstruowana umowa licencyjna pozwala zabezpieczyć interesy spółki również na wypadek zmian po stronie licencjobiorcy.
